Охрана исключительных прав IT-компаний на ПО и товарные знаки

В статье адвокат Delcredere Анастасия Дудко приводит рекомендации о том, как адвокатам и юристам работать с IT-компаниями по наиболее актуальным вопросам охраны и защиты прав на товарные знаки и программы для ЭВМ. В материале примеры из судебной практики по служебным программам для ЭВМ, ответ на вопрос о том, что необходимо учесть при регистрации основных IP-активов технологических компаний. А также, какие условия стоит проверить в договорах о распоряжении исключительным правом и в договорах о создании программы для ЭВМ, нестандартные способы передачи исключительных прав; какие документы необходимы для оформления прав на служебную программу для ЭВМ; как сформулировать условие о вознаграждении разработчика за создание программы.

Активы IT-компаний, оформление прав на IP-объекты

Основными активами IT-компаний являются программы для ЭВМ (программы и приложения для различных устройств) и товарные знаки (наименование компании или продукта, логотип приложения и т.п.). Что нужно учесть при регистрации прав на каждый из объектов?

Регистрация прав на товарный знак.

Регистрация товарного знака позволит получить исключительное право на обозначение и запрещать конкурентам использовать тождественное или схожее обозначение для аналогичных сервисов и приложений, позволит избежать претензий от «патентных троллей» и вынужденного ребрендинга.

При регистрации товарного знака необходимо предпринять ряд шагов.

Шаг 1. Проверить обозначение на совпадение уже с зарегистрированными средствами индивидуализации.

В первую очередь необходимо убедиться, что права на идентичное или схожее обозначение не зарегистрированы за другим лицом. При этом важно проверить не только зарегистрированные товарные знаки, но и заявки на товарные знаки, фирменные наименования, а также наименования мест происхождения товара (НМПТ) и географические указания. Совпадение с любыми средствами индивидуализации иных лиц является основанием для отказа в регистрации товарного знака (п. 6–8 ст. 1483 ГК РФ).

Для проверки обозначений можно использовать открытые реестры ФИПС — реестры товарных знаков и заявок на них, реестры географических указаний и НМПТ и заявок на них2. Будут полезны специализированные сервисы для проверки обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков и заявок на товарные знаки: сервис компании «Гардиум»; «Поиск знаков»; «Онлайн-патент»; сервис компании «Зуйков и партнеры»; сервис РБК; Linmark и др., а также ЕГРЮЛ для проверки совпадения с фирменными наименованиями3. Большинство из вышеприведенных способов проверки обозначений являются бесплатными. Также возможно привлечение патентных поверенных или специалистов в сфере права интеллектуальной собственности для комплексной проверки обозначения.

Шаг 2. Подать заявки на регистрацию обозначения во всех странах, где планируется продажа товаров или оказание услуг.

Необходимо установить, на каком рынке будет реализован товар или предложена услуга. Если планируется деятельность на территории иностранных государств, необходимо также подать заявки о регистрации обозначений в данных странах.

Шаг 3. Корректно подобрать классы МКТУ.

При регистрации товарного знака важно правильно подобрать классы МКТУ (классы товаров и / или услуг)4 и список товаров и услуг внутри таких классов, поскольку товарный знак охраняется только в отношении тех товаров и услуг, которые были указаны при регистрации. Классы МКТУ для IT-компаний:

• класс 35 — реклама;
• класс 42 — разработка программного обеспечения;
• профильные классы, подходящие под сферу деятельности компании, например, финансовые услуги (класс 36).

Шаг 4. Провести мониторинг обозначений после подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Регистрация товарного знака не снимает все риски по охране обозначения. После регистрации необходимо постоянно проводить мониторинг реестров товарных знаков, заявок на товарные знаки и фирменных наименований, отслеживать действия конкурентов, которые пытаются зарегистрировать тождественные или схожие обозначения и принимать своевременные меры.

Мониторинг не требует больших временных и денежных затрат. Данная процедура актуальна как для небольших развивающихся компаний (чтобы помешать конкуренту обрести известность под обозначением компании), так и для крупных компаний (чтобы избежать репутационных потерь). Для мониторинга обозначений можно использовать сервисы, указанные в Шаге 1, на этапе проверки обозначений.

Регистрация прав на программу для ЭВМ. Регистрация программы для ЭВМ (депонирование) является добровольной, в отличие от товарного знака. Это означает, что исключительное право на программу для ЭВМ возникает у IT-компании независимо от ее регистрации с момента создания программы.

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ может служить дополнительным доказательством принадлежности исключительного права IT-компании. Такое свидетельство может использоваться как документ, предоставляемый контрагентам при заключении договора продажи экземпляров программы, лицензионного договора и других.

Важное отличие регистрации программы для ЭВМ: ФИПС не проводит проверку кода, т.е. не проверяется оригинальность, новизна, уникальность или работоспособность кода. Поэтому регистрация не дает компании гарантий принадлежности прав на конкретный код программы, но является сильным доказательством на случай судебного спора.

Подробный материал читайте в «Адвокатской газете»