Незаконное использование и защита товарного знака в суде

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Алла Битарова рассказала РБК PRO, как защитить свой товарный знак в суде и что делать, если кто-то использует его незаконно.

Что такое товарный знак

Товарный знак — это обозначение для индивидуализации товаров или услуг. Его главная задача — вызвать у потенциальных покупателей определенные ассоциации, эмоции, доверие к бренду и имиджу компании.

Судебные споры по товарным знакам стали возникать уже в XV веке. И если уже тогда появлялись «лжебренды», то в наше время за товарные знаки ведутся ожесточенные судебные войны, от итога которых зачастую зависит продолжение деятельности всего бизнеса.

Необходимость в судебной защите товарного знака может возникнуть в двух случаях:

1. когда оспаривается сам товарный знак;
2. когда товарный знак незаконно используется.

Оспаривание товарного знака

Самым частым основанием для оспаривания регистрации товарного знака является его сходство до степени смешения с другим товарным знаком, зарегистрированным ранее.

Что такое сходство до степени смешения и как его доказать

Сходство до степени смешения есть тогда, когда потребитель может спутать товары разных производителей. Для оспаривания по такому основанию необходимо наличие нескольких условий:

• сходство (схожесть товарного знака с другим);
• однородность (использование товарных знаков в отношении однородных товаров);
• дата регистрации товарного знака (у правообладателя, оспаривающего регистрацию другого товарного знака, товарный знак должен быть зарегистрирован ранее).

Необходимо доказать все три условия. С датой регистрации все очевидно, поэтому предметом оценки в суде выступают два других условия — однородность и сходство.

Раньше суды устанавливали сходство путем проведения экспертизы, однако сейчас практика сложилась в пользу оценки мнения потребителей. Обычно мнение потребителей устанавливается из социологических опросов, поэтому в суде предоставьте свой такой опрос и/или приведите опровержение социологического опроса, представленного конкурентом.

Перепутать товары определенного бренда потребитель может именно при совпадении доминирующих элементов товарного знака.

Необходимо учитывать узнаваемость товарного знака. Чем более он раскручен, тем проще доказать сходство. Это объясняется просто — такой бренд более «лакомый» кусок в глазах конкурентов, желающих переманить потребителей.

Что такое однородность товаров

Однородные товары — это товары, которые потребитель может посчитать принадлежащими одному и тому же изготовителю.

Едва ли удастся доказать сходство до степени смешения, если один товарный знак используется для маркировки водки, а другой — для маркировки конфет. Такие товарные знаки мирно сосуществуют.

Ранее в судебной практике критерием однородности служил общий класс — Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). Однако сейчас подход поменялся, и однородными могут быть признаны как товары, относящиеся к разным классам МКТУ (как это произошло в отношении пива и коньяка), так и наоборот, разнородными могут считаться товары, формально отнесенные к одному классу МКТУ. При оценке однородности также действует общая презумпция — чем дешевле товар, тем меньше внимательность потребителя.

Охрана товарного знака

Есть более редкие случаи, когда конкурент может пытаться прекратить охрану вашего товарного знака по иным основаниям.

Например, основным условием охраноспособности товарного знака является способность устанавливать связь между конкретным товаром и конкретным производителем. Поэтому конкурент может обратиться в Роспатент с заявлением о недействительности государственной регистрации вашего товарного знака из-за того, что он не обладает различительной способностью, а в случае отказа — обжаловать решение Роспатента.

Так сделала головная компания сети магазинов Familia: она обратилась в Роспатент с требованием о признании недействительным товарного знака Offprice, а отказ Роспатента уже оспаривала в суде.

В суде Familia ссылалась на то, что товарный знак Offprice является описательным применительно к товарам, в отношении которых он зарегистрирован. То есть термин «офпрайс» активно используется в ретейле для обозначения магазинов со скидками — продажа товаров осуществляется по сниженным ценам, а охрана такого товарного знака препятствует его дальнейшему использованию на рынке. Однако суд данное мнение не разделил: описательность товарного знака оценивалась с точки зрения рядового российского потребителя, который, исходя из социологических опросов, не ассоциирует его с «продажей уцененных товаров или товарами по сниженным ценам».

Суды оценивают наличие различительной способности исключительно по восприятию адресной группой потребителей данного товара. Поэтому лучшим доказательством по таким спорам являются социологические опросы потребителей.

Во внимание также принимаются культурные, исторические, языковые и иные особенности потребителей. Например, оценивается возможность восприятия товарного знака исходя из степени владения иностранными языками.

Незаконное использование товарного знака

Под незаконным использованием товарного знака понимается его использование без разрешения правообладателя в отношении однородных товаров или незаконное введение в оборот в случае параллельного импорта. Такие товары являются контрафактными.

В современном мире стоимость бренда растет, как и суммы исков по таким спорам, достигая внушительных размеров. Иногда нарушители даже оказываются под угрозой банкротства. Так произошло в деле двух издательств — «Просвещение» против «Вентана-граф», когда суд удовлетворил требование первого о взыскании с нарушителя почти 4 млрд руб. убытков за незаконное использование его товарного знака. Что интересно, параллельно со спором о взыскании убытков за незаконное использование «Вентана-граф» пробовало оспорить саму регистрацию нарушенного товарного знака, однако потерпело поражение и в этом споре. Вообще это частая стратегия — при обвинении в незаконном использовании товарного знака попробовать оспорить сам товарный знак.

Выявление нарушения

Современной тенденцией является использование специальных компьютерных программ для управления товарным знаком, которые помогают обнаружить незаконное использование и даже автоматически рассылают претензии нарушителям. Однако подобные компьютерные технологии используют пока только крупные компании, которым принадлежит сразу множество товарных знаков. Всем другим, не обладающим специальными программами, рекомендуется с определенной периодичностью «мониторить» интернет и магазины для выявления случаев незаконного использования товарных знаков.

Выявили — зафиксируйте

Фиксация нарушения нужна для последующего обращения в суд. Например, если нарушитель использует ваш товарный знак незаконно, размещая его в интернете, сделайте протокол нотариального осмотра интернет-страницы. Обычных распечаток страниц сайта, к сожалению, будет недостаточно. Если же товарный знак незаконно нанесен или введен в оборот (в случае параллельного импорта), сделайте контрольную закупку нескольких экземпляров.

Кроме того, если ваше право на товарный знак нарушают, то можно обратиться в ФАС. Минус такого способа защиты — нарушитель будет привлечен к административной ответственности, но никакой компенсации (в отличие от судебной защиты по иску о незаконном использовании) вы не получите. Однако контролирующий орган может провести проверки, результаты которых вы также сможете использовать в суде в качестве доказательств.

Что можно потребовать в суде

Перед обращением в суд рекомендуется направить претензию. Если оппонент не готов урегулировать дело миром, следует обращаться в суд.

В суде можно требовать:

• изъятия из оборота и уничтожения контрафакта, а также удаления товарного знака с рекламы вывесок и прочего прекращения использования;
• возмещения убытков или выплаты компенсации.

Компенсация может быть в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб., и ее размер не нужно доказывать в отличие от убытков. Однако если размер убытков превысит 5 млн руб., то следует требовать их.

Война и мир: деловое партнерство вместо незаконного использования

Не каждый, кто незаконно использует ваш товарный знак, делает это осознанно. Возможно, нарушитель просто не знает о существовании чужого товарного знака или не знает, куда обратиться за получением лицензии на использование.

Поэтому ситуацию с незаконным использованием товарного знака можно рассмотреть и с другой точки зрения — как на возможность нового делового партнерства. Например, вы можете предложить нарушителю приобрести лицензию на использование вашего товарного знака. Как знать, возможно, вы даже задумаетесь о слиянии с конкурентом или регистрации коллективного товарного знака.

Источник: РБК PRO